L’ evoluzione della capacità distintiva dei marchi e il secondary meaning

• Diritto della proprietà intellettuale

Un marchio deve essere dotato di capacità distintiva. Esso deve essere idoneo a comunicare ai suoi destinatari l’origine imprenditoriale dei prodotti e/o dei servizi per i quali è registrato o usato. La mancanza di tale requisito è sanzionata con la nullità del marchio stesso, così come sancito dall’ art. 25, comma 1 c.p.i.

Tuttavia, la percezione di un marchio cambia nel tempo e può accadere che un segno, inizialmente privo o con scarsa capacità distintiva possa, con l’uso che ne viene fatto nel mercato, “riabilitarsi”.

Il fenomeno descritto, che prende il nome di “secondary meaning” del marchio, è di derivazione anglosassone ed è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1992 con la riforma alla Legge marchi e brevetti, per poi confluire e cristallizzarsi nell’ art. 13 del codice di proprietà industriale.

In una delle sue molteplici pronunce sul tema, la Corte di Cassazione si è espressa con l’ Ordinanza  n. 53 del 04/01/2022, spiegando che il c.d. secondary meaning (dove “significato secondario”, è da intendere sia come successivo, sia come aggiunto), si verifica tutte le volte in cui “un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato”.

L’onere della prova è in capo a chi si appella a tale istituto. La durata dell’uso del segno, l’ampiezza territoriale o l’ammontare degli investimenti pubblicitari affrontati dal titolare, sono tutti elementi idonei a far presumere che si sia creata una connessione consapevole tra il marchio e il suo proprietario nella mente dei consumatori. Tuttavia, la prova più efficace rimane l’indagine demoscopica.

Grazie all’istituto del secondary meaning, un marchio non inizialmente originale può diveltarlo, acquisendo il requisito necessario per procedere alla registrazione dello stesso, ottenendo così maggiore tutela.