È legittimo l’uso da parte di terzi del marchio patronimico?

Autore: Alice Rocco

08 Febbraio 2022

L’art 8 comma 2 c.p.i. prevede che i nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione, possono essere registrati come marchi solo se il loro utilizzo non va a ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tale nome. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che lo stesso portatore del nome, una volta che il marchio è stato registrato validamente da terzi, non può registrare successivamente un marchio col proprio nome per settori merceologici identici o affini, in quanto violerebbe la privativa.

Celebre è il caso del noto stilista Elio Fiorucci che, nel 1990, cedette a una società giapponese tutto il proprio patrimonio creativo, inclusi i marchi contenenti il nome “Fiorucci”. A seguito della cessione, lo stilista continuò a utilizzare di fatto il marchio patronimico, registrando nuovi marchi tra cui “Love Therapy by Elio Fiorucci” e “Love Therapy Collection by Elio Fiorucci”. La società reagì citandolo in giudizio, denunciando la contraffazione dei propri marchi e la concorrenza sleale posta in essere a suo danno. Il contenzioso arrivò in Cassazione, risolvendosi con la celebre pronuncia Cass. civ. Sez. I, 25-05-2016, n. 10826, la quale ha stabilito che “in tema di cessione di marchio (nella specie “Fiorucci”), l’inserimento, in quest’ultimo, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l’abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l’abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in una ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona, che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un’attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva”.

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