Azioni di contraffazioni simultanee, come scegliere l’Autorità Giudiziaria competente?

Autore: Alice Rocco

22 Giugno 2022

La Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 13702 del 29 aprile 2022 si è espressa in merito alla scelta dell’Autorità Giudiziaria competente nelle azioni di contraffazione simultanee.

Occorre premettere che si definiscono azioni di contraffazione simultanee quelle azioni che, relativamente ad una contraffazione, vengono proposte per gli stessi fatti e fra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchio UE e sulla base di un marchio nazionale.

Nel caso esaminato dai Giudici della Suprema Corte, una società italiana chiedeva l’accertamento della violazione di diritti di proprietà intellettuale connessi alla titolarità di marchi sia nazionali che Europei da parte di diverse società estere che venivano convenute dinanzi al Giudice italiano e che, costituendosi in giudizio, eccepivano in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell’Autorità italiana, sostenendo di non operare sul territorio italiano e negando di aver mai prodotto o esportato o commercializzato in Italia il prodotto di cui si affermava la contraffazione e sostenendo che la predetta giurisdizione non era configurabile per atti di commercializzazione prodotti all’estero.

In relazione a tale fattispecie, la Corte di Cassazione afferma che, trattandosi di azione simultanea proposta per la contraffazione di marchi nazionali ed Europei, la competenza spetta, ai sensi dell’art. 125 del regolamento n. 1001/2017, alternativamente all’autorità giurisdizionale del luogo in cui le convenute hanno la loro sede (nel caso di specie, il Giudice tedesco) ovvero all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’attrice sostiene che è stata commessa la contraffazione (il Giudice italiano), non assumendo alcun rilievo, in contrario, le contestazioni sollevate dalle convenute in ordine all’imputabilità della predetta attività.

La Suprema Corte, nel ribadire quanto già affermato da Cass. civ. SSUU, 09/02/ 2015, n. 2360, aggiunge altresì che, al fine di determinare la competenza giurisdizionale “anche in tema di individuazione del giudice competente a conoscere della domanda proposta nei confronti dello straniero, così come ai fini del riparto di giurisdizione tra il Giudice ordinario e quello amministrativo, trova applicazione il criterio del petitum sostanziale il quale esclude che la giurisdizione possa essere determinata secundum eventum litis”, essendo invece necessario avere riguardo ai fatti allegati dall’attore, a prescindere dalle eccezioni del convenuto, delle quali dovrà tenersi conto nel momento logicamente successivo della valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della decisione del merito della controversia.

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